Le Ministère Indien du Commerce et de l’Industrie a publié le 15 mars 2024 dans la Gazette Officielle des amendements venant modifier certaines règles sur les brevets datant de 2003.
- Déclaration et engagement relatif aux dépôts parallèles :
La règle 12(2) prévoyait l’obligation pour le déposant d’un brevet devant l’IPO (Office Indien des brevets) de déclarer à travers le Formulaire 3 tout dépôt parallèle dans un pays tiers dans un délai de 6 mois à compter de ce dépôt.
La loi du 15 mars 2024 abroge cette obligation. Le déposant d’un brevet ne doit plus désormais déclarer les éventuels dépôts parallèles via le Formulaire 3 qu’à certains stades précis de la procédure d’enregistrement :
- Dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet en Inde conformément à la Règle 12(1A).
- Dans un délai de 3 mois à compter du premier rapport d’examen suivant la Règle 12(2) amendée.
Par exception et conformément à la nouvelle Règle 12(4), l’Examinateur peut demander au déposant qu’il déclare tout dépôt parallèle selon les modalités du Formulaire 3. Toutefois, cette demande doit être justifiée par écrit. La nouvelle Règle 12(4) ne précise pas de situations justifiant une telle demande.
En vertu de la nouvelle Règle 12(4), le déposant doit fournir la déclaration dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la demande de l’Examinateur. Toutefois, il peut demander une extension de ce délai jusqu’à trois mois. La demande doit être adressée par le biais du Formulaire 4. La demande d’extension du délai est conditionnée également au paiement de frais s’élevant à 10.000 roupies (environ 110 euros), pouvant faire l’objet d’une réduction de 80% dès lors que le déposant est une personne physique, une petite entité, une start-up ou une institution éducative.
- Fin de « l’IDS » :
Selon la Règle 12(3) datant de 2003, l’Examinateur avait la faculté de demander au déposant de lui fournir des informations relatives aux oppositions visant la nouveauté et la brevetabilité de l’invention faisant l’objet du dépôt à l’IPO. Les informations visées devaient être transmises dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la demande de l’Examinateur.
La nouvelle Règle 12(3) abroge cette faculté. Désormais, l’Examinateur doit utiliser les bases de données accessibles et disponibles pour obtenir les informations relatives aux dépôts effectués dans des pays tiers.
- Requête en examen :
Le délai pour le dépôt de la requête en examen est modifié dans un soucis d’efficacité de la procédure.
La Règle 24B(1)(i) ancienne prévoyait que le Formulaire 18 formalisant la requête en examen soit remis dans un délai de 48 mois à compter de la date de priorité du dépôt ou à compter de la date du dépôt.
La nouvelle Règle 24B(1)(i) instaura un délai de 31 mois courant à compter de la date de priorité ou de dépôt, si cette dernière intervient plus tôt.
La Règle 24B(1)(ii) est également modifiée pour appliquer le même délai de 31 mois aux demandes divisionnaires de brevet.
Dans le cas de la Règle 24B(1)(iii) relative à la requête en examen des inventions susceptibles d’être utiles à la défense, le délai de 31 mois s’applique soit à compter de la date de priorité, soit du dépôt, soit de la date de révocation de la décision couvrant l’invention du secret défense, selon laquelle est la plus tardive.
Une nouvelle Règle 24B(1)(vi) vient expressément préciser le champ d’application temporel de ces modifications : le délai de 48 mois continue à s’appliquer pour les demandes de brevet antérieures au 15 mars 2024.
Conformément à la Règle 24B(6) modifiée, le délai pour le dépôt de la requête en examen peut être étendu pour une durée de 3 mois sous réserve d’une demande via le Formulaire 4 et sous condition de paiement des frais dédiés. La demande doit intervenir 6 mois avant le terme du délai de 31 mois (demandes de brevets postérieures au 15 mars 2024) ou de 48 mois (demandes antérieures).
- Formulaire 27 sur l’exploitation commerciale du brevet :
La règlementation indienne prévoyait l’obligation de fournir chaque année fiscale à l’IPO des informations relatives à l’exploitation commerciale du brevet enregistré. Cette déclaration est formalisée par le dépôt du Formulaire 27, transmis à compter annuellement à compter de l’année fiscale suivant l’année fiscale durant laquelle le brevet en question avait été accordé, dans la limite de 6 mois avant la fin de l’année fiscale en cours.
La loi du 14 mars 2024 modifie la Règle 131(2). Désormais, la déclaration est exigée toutes les 3 années fiscales. Ce délai peut être étendu jusqu’à trois mois par demande via le Formulaire 4, sous réserve de l’accord de l’Examinateur et sous condition du paiement des frais dédiés, s’élevant à 10.000 roupies (soit environ 110 euros sauf remise de 80% pour les petites structures).
Le Formulaire 27 a également a également fait l’objet d’une refonte dans un objectif de simplification :
- Le titulaire n’a plus à transmettre aucune information relative aux recettes ou à la valeur provenant de la fabrication ou de l’importation en Inde.
- Un co-titulaire peut transmettre le formulaire au nom de ses co-titulaires.
- Le titulaire peut donner des informations de contact s’il souhaite être contacté par toute personne qui chercherait à obtenir une licence.
- Le titulaire n’a pas besoin de fournir d’informations relatives aux licences et sous-licences conclues.
- Les informations d’intérêt déclarées via le Formulaire 27 sont essentiellement les suivantes :
- Si l’invention brevetée est exploitée commercialement en Inde durant les trois années fiscales visées par la déclaration.
- En cas de réponse négative, les raisons expliquant cette absence d’exploitation.
- Si le brevet peut faire l’objet d’une licence.
En l’absence de déclaration conforme, le titulaire ou le licencié s’expose à une amende pouvant s’élever jusqu’à 1 million de roupies (environ 11000 euros). En cas de fausse déclaration, le titulaire ou le licencié s’expose soit à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois, soit à une amende, soit aux deux sanctions cumulées, conformément à la Section 122 de la Loi sur les Brevets de 1970).
- Extension des délais officiels :
La réforme offre une marge de manœuvre accrue pour l’Examinateur s’agissant de la gestion des délais de la procédure.
L’ancienne Règle 138 prévoyait la possibilité d’étendre les délais officiels d’un mois. Un certain nombre de délais étaient expressément exclus de cette possibilité de prorogation des délais (notamment concernant la preuve des droits, les traductions certifiées en anglais, etc.), ce qui réduisait considérablement la portée de la règle initiale.
La Règle 138 modifiée ne prévoit plus aucune exception. Par conséquent, tous les délais officiels relatifs aux formalités procédurales peuvent être prolongés de 6 mois, sous réserve d’une décision favorable de l’Examinateur en ce sens.
La demande d’extension des délais doit être formalisée à travers le Formulaire 4 et sous condition de payer des frais s’élevant à 50.000 roupies (soit 550 euros sauf en cas de réduction de 80%).
Toutefois, il demeure une incertitude sur l’applicabilité de cette règle en combinaison avec d’autres règles aménageant également des extensions de délai : telle que la Règle 12(5) (sur l’extension du délai de déclaration de dépôts parallèles), la Règle 13(6) (sur l’extension du délai de déclaration de titularité sur une invention), ou la Règle 24(B) (sur la demande d’examen).
L’IPO devrait rendre une note publique prochainement pour répondre à cette incertitude.
Dans l’intervalle, nous vous recommandons d’être diligents pour répondre aux délais fixés par l’office afin d’éviter des taxes beaucoup plus substantielles que dans l’ancien régime pour obtenir des prolongations de délai.
- Divisionnaires
Alors que la législation indienne n’autorisait de demandes divisionnaires qu’à partir de la multiplicité des inventions revendiquées dans le dépôt, l’Art. 13(2A) modifié prévoit désormais que la demande divisionnaire peut également s’étendre aux inventions distinctes révélées dans les fascicules provisoires (décrivant la nature de l’invention sans revendications) et permanents (avec revendications), ou dans un dépôt subséquent.
- Autres modifications :
Opposition avant délivrance :
La Règle 55(3) relative à l’opposition à la délivrance d’un brevet est modifiée. En cas de demande d’opposition ne présentant pas d’arguments remettant en cause prima facie les conditions de brevetabilité de l’invention déposée, l’Examinateur en informe l’opposant par notification.
- Si l’opposant ne demande pas à être entendu, l’Examinateur rend une décision exposant les raisons du rejet de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification évoquée précédemment.
- Si l’opposant demande à être entendu, l’Examinateur rend une décision dans un délai d’un mois à compter de l’audience exposant ses raisons de rejeter ou de recevoir prima facie l’opposition. Il en informe le déposant.
En cas de demande d’opposition présentant des arguments remettant en cause prima facie les conditions de brevetabilité de l’invention déposée, l’Examinateur rend une décision dans un délai d’un mois suivant l’opposition selon qu’il rejette ou reçoit l’opposition et en notifie le déposant.
La Règle 55(4) modifiée réduit le délai de réponse durant lequel le déposant peut remettre ses arguments contre la demande d’opposition de 3 à 2 mois.
Les Règles 55(A) et 55(B) modifiées soumettent la possibilité pour l’opposant d’être entendu par l’Examinateur à une demande en ce sens et à l’acquittement de frais spécifiques.
Opposition après délivrance :
La Règle 56(4) modifiée prévoit que l’Examinateur examine l’opposition et rend un rapport dans un délai de deux mois, et non plus de trois mois, à compter de la réception des documents transmis dans ce cadre.
Certificat de la qualité d’inventeur :
La nouvelle Règle 70(A) créé un nouveau Formulaire 8A par lequel l’inventeur d’un brevet en vigueur peut faire la demande d’un certificat de sa qualité d’inventeur, en s’acquittant des frais.