La procédure en nullité a été modifiée par les dispositions de la « loi Pacte » (en vigueur depuis le 11 décembre 2019) en particulier au regard de ses conditions de recevabilité qui, en ce qui concerne les preuves d’exploitation de la marque antérieure invoquée, sont de deux ordres :
1. Preuves d’usage de la marque antérieure soumise à obligation d’usage
L’article L 716-2-3 prévoit, sous peine d’irrecevabilité que, sur requête du titulaire de la marque attaquée, le titulaire de la marque antérieure servant de base à l’action, doit apporter la preuve :
- si celle-ci est soumise à obligation d’usage à la date d’introduction de l’action, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle cette demande en nullité a été formée ;
et
- si celle-ci était soumise à obligation d’usage à la date de dépôt ou de priorité de la marque attaquée, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque attaquée.
La preuve de l’exploitation doit donc porter sur deux périodes de référence distinctes.
La dernière disposition peut amener à une situation surprenante dans l’hypothèse où la marque attaquée serait très ancienne et où le titulaire de la marque antérieure invoquée se verrait refuser son action au motif qu’à la date de dépôt de la marque dont la nullité est requise, il n’exploitait pas sa marque. Cela reviendrait à interdire l’introduction d’une demande en nullité alors même que l’action est imprescriptible !
Un exemple en pratique :
Enfin et pour rappel, la preuve de cet usage a des conséquences non seulement sur la recevabilité de l’action, mais également sur l’étendue de l’opposabilité de la marque invoquée qui ne sera réputée enregistrée que pour chacun des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
2. Preuves de la distinctivité de la marque antérieure aux fins de l’appréciation du risque de confusion
Le nouvel article L 716-2-4 dispose que la demande en nullité fondée sur une marque antérieure est irrecevable si cette marque n’avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif à la date de dépôt de la marque attaquée justifiant l’existence d’un risque de confusion.
La question qui se pose est de savoir comment va être appréciée cette condition « d’acquisition d’un caractère distinctif ».
A notre connaissance, aucune décision n’est venue à ce jour définir cette nouvelle condition que nous interprétons comme mettant à la charge du titulaire de la marque antérieure la démonstration d’une exploitation telle de sa marque que le risque de confusion aurait été évident au jour de dépôt de la marque attaquée. Cela revient à établir un dossier notoriété de la marque antérieure !
Une attention toute particulière devra donc être portée sur la capacité du titulaire de la marque invoquée à prouver son usage et son caractère distinctif à ces différentes périodes.
Lavoix est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de protection et défenses de vos marques dans les nouvelles procédures en nullité.