Le système actuel des brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets présente l’inconvénient qu’un même brevet, validé dans plusieurs États, peut donner lieu à plusieurs litiges parallèles dans ces juridictions.
Le paquet « brevet unifié » crée un effet unitaire pour les brevets européens englobant les États qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (UPCA – à consulter ici). En d’autres termes, un brevet européen à effet unitaire aura les mêmes effets dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet a été validé.
Il crée également une juridiction unique (la Juridiction Unifiée des Brevets – JUB) compétente pour ces brevets européens à effet unitaire.
La Juridiction unifiée du brevet (JUB)
La JUB devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022. (Voir la notification sur le site officiel de la JUB).
La JUB sera une juridiction unique qui aura une compétence exclusive pour les brevets européens à effet unitaire.
Pendant une période transitoire, elle sera compétente pour les brevets européens ou les demandes sans effet unitaire, en plus des tribunaux nationaux, devant lesquels des actions en contrefaçon ou en révocation de brevets européens ou des déclarations d’invalidité d’un certificat complémentaire de protection peuvent être intentées, à condition que la compétence de la JUB ne soit pas exclue (voir ci-dessous).
Par défaut, lorsque l’UPCA entrera en vigueur, tous les brevets européens actuels, qui sont validés dans les pays qui ont ratifié l’UPCA, seront automatiquement soumis à la juridiction de la JUB. Il en ira de même pour les demandes de brevet européen en cours et les CCP fondés sur des brevets européens. Toutefois, pour obtenir une décision dans un État où un brevet européen a été validé mais qui n’a pas ratifié l’UPCA, il sera nécessaire d’intenter une action devant le tribunal national compétent (Espagne et Pologne).
Les brevets qui relèvent du système de la JUB sont susceptibles d’être contestés par des tiers devant cette Cour et, en cas de révocation, la décision s’appliquera à tous les États membres de l’UPCA : Par une décision unique, le brevet sera révoqué dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet européen a été validé.
La compétence de la JUB sur les brevets délivrés ou les demandes en instance sans effet unitaire peut être exclue par choix du titulaire ou du demandeur, de sorte que seules les juridictions nationales restent compétentes. C’est ce que l’on appelle l’« opt-out ».
Définition de l’opt-out
L’opt-out est une option offerte aux demandeurs ou aux titulaires de brevets pour exclure de la compétence de la JUB les litiges liés à l’un de leurs brevets européens (en vigueur ou expirés) ou à leurs demandes sans effet unitaire. Ainsi, toute action en contrefaçon ou en révocation d’un brevet européen sera entendue par les juridictions nationales compétentes, à l’instar du système actuel.
L’opt-out produit ses effets dans tous les États membres contractants de l’UPCA dans lesquels le brevet européen ou la demande est en vigueur et pendant toute la durée de vie du brevet, sans qu’il soit nécessaire de notifier l’opt-out séparément aux États membres contractants concernés (article 83, paragraphe 3, de l’UPCA).
Les CCP pour les brevets européens opt-out seront automatiquement opt-out (CCP délivrés ou futurs CCP basés sur le brevet). Dans le cas contraire, les CCP peuvent être exclus séparément, ce qui doit être fait par le titulaire du brevet.
Selon une note explicative du comité préparatoire publiée le 29 janvier 2014, un tribunal national compétent devrait appliquer le droit national applicable et non l’UPCA. Reste à savoir si les tribunaux nationaux suivront cet avis.
Période d’opt-out
La faculté de renonciation ne sera possible que pendant une période limitée : la « période transitoire ».
L’option de refus sera initialement disponible avant l’entrée en vigueur de la CUP, pendant la période d’application provisoire précédente (« sunrise ») qui devrait commencer à la fin de l’été 2022, jusqu’à l’ouverture de la CUP (voir l’entrée en vigueur du protocole sur l’application provisoire).
Au cours de cette période, le registre de la CUP sera mis en place pour enregistrer les demandes de retrait avant que les actions en révocation puissent être introduites auprès de la CUP le premier jour du système. En effet, si une action de la CUP est introduite avant qu’un opt-out ne soit inscrit au registre, cela empêchera tout opt-out ultérieur.
L’opt-out sera alors possible pendant une période transitoire de 7 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord CUP (avec la possibilité d’une période supplémentaire de 7 ans qui peut être décidée par le comité administratif de la CUP) jusqu’à un mois avant l’expiration de la période transitoire. (Voir l’article 83.1 de l’UPCA). Après cette période transitoire d’une durée maximale de 14 ans, la CUP obtiendra la compétence exclusive sur les demandes européennes/brevets européens sans effet unitaire qui n’auraient pas fait l’objet d’une clause d’exclusion.
Procédures
Les demandes d’exclusion devront être déposées auprès du registre de la CUP. La renonciation prendra effet le jour où la notification de la renonciation sera reçue par le registre, à condition que le brevet faisant l’objet de la renonciation n’ait pas déjà fait l’objet d’un litige en cours devant la CUP. Il peut donc s’avérer crucial de déposer une demande de renonciation dès qu’elle est disponible.
La demande de renonciation doit être déposée au nom du titulaire effectif de la demande ou du brevet européen, au moment du dépôt de la demande de renonciation, faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue. Les codemandeurs ou les codétenteurs d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen devront agir en commun pour exercer l’option de retrait.
Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un conseil en brevets européens ou un avocat pour déposer une demande d’opt-out. Une personne mandatée par l’entreprise elle-même, telle qu’un employé de l’entreprise, peut demander l’exclusion d’un brevet.
Il sera possible d’identifier manuellement un nombre illimité de brevets à exclure dans le système de gestion des cas de la CUP (le site web du CMS peut être consulté ici) ou d’utiliser une « interface de programmation d’applications » qui permettra de sélectionner des brevets dans une base de données extérieure au CMS, qui seront ensuite exportés vers le CMS pour être exclus. Cette dernière option permettra d’exclure facilement et rapidement un très grand nombre de brevets.
Conformément à l’article 83, paragraphe 4, de l’UPCA, il sera possible de retirer cette option à tout moment, à condition qu’aucune action n’ait été intentée devant une juridiction nationale.
Une fois que la demande de retrait d’un opt-out est enregistrée, il ne devrait pas être possible d’exercer à nouveau l’opt-out, conformément au projet actuel de règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (règle 5 n° 10 du 18e projet).
Frais de justice
Conformément à l’article 370 du règlement de procédure, qui traite des frais de justice et des frais recouvrables, voté le 25 février 2016, il n’y aura pas de frais officiels pour l’opt-out ou pour le retrait de l’opt-out.
Conséquences de l’opt-out
Avantages de la JUB –[L’opt-out ne créerait pas d’avantage]
La JUB comprendra des juges techniques susceptibles de mieux comprendre les inventions techniquement complexes et d’avoir un meilleur raisonnement sur la contrefaçon de brevets. La nouvelle Cour évitera par définition les décisions contradictoires qui peuvent être rendues par différents tribunaux nationaux en matière de contrefaçon.
Elle est conçue pour rendre des décisions dans un délai d’un an, si le calendrier défini est respecté, ce qui réduit considérablement la durée des procédures par rapport à certaines juridictions nationales.
En outre, en cas d’infractions multiples dans plusieurs pays européens, une seule action peut être intentée devant la JUB et aura un effet sur tous les États membres de l’UPCA. Le choix de la JUB réduira donc considérablement les coûts de la procédure par rapport à plusieurs litiges devant être menés dans de nombreux pays.
Inconvénients de la JUB – [Il serait préférable d’opter pour la non-participation]
Avec la JUB, un brevet européen peut être révoqué dans tous les États par une décision unique. Cela permettra aux tiers ou aux contrefacteurs présumés de contester efficacement la validité des brevets pendant toute leur durée de vie.
En outre, l’absence de retour d’information ou de jurisprudence de la JUB peut rendre le choix de la JUB risqué, car nous ne connaissons pas encore la position qui sera adoptée par la Cour, en particulier en ce qui concerne la validité des brevets. En outre, les règles et les procédures de la JUB n’ont pas encore été testées ; il faudra plusieurs années pour parvenir à des décisions cohérentes.
Un autre élément à prendre en compte lors du choix des brevets opt-out est que tous les titulaires de toutes les désignations d’un brevet européen, dans tous les États qui ont signé l’accord de la JUB, doivent accepter l’opt-out. La première difficulté qui peut découler de cette règle est d’identifier les véritables titulaires du brevet, qui ne seront pas nécessairement les titulaires enregistrés, en particulier lorsque les brevets ont été cédés par un tiers. La propriété doit être vérifiée, bien qu’il ne soit pas nécessaire de mettre à jour/corriger les registres. La seconde est la nécessité pour tous les propriétaires de s’associer à la demande de retrait.
En outre, si l’infraction est concentrée dans un seul pays ou dans un petit nombre de pays, les coûts de la JUB peuvent être plus élevés que ceux d’une procédure devant les tribunaux nationaux correspondants.